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    Marchio europeo: quando può considerarsi debole?

    14.01.2022

    Marchio europeo: quando può considerarsi debole?

    marchioIn tema di segni distintivi, il marchio europeo, pur valido perché munito di una sufficiente capacità distintiva, deve considerarsi debole se esiste un collegamento logico con il prodotto o servizio contraddistinto anche solo per una parte dell’Unione e per una soltanto delle lingue usate negli Stati membri.

    Sono questi i principi formulati dalla prima sezione della Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 39765 del 13 dicembre 2021 (testo in calce) che affronta il tema del marchio debole europeo, specificando quali sono i suoi caratteri essenziali.

    Il caso

    La vicenda ha visto una s.r.l., proprietaria di una tenuta in Valdarno e titolare di vari marchi nazionali, europei ed internazionali impiegati per contraddistinguere i vini da essa prodotti, citare in giudizio una fattoria, lamentando che la convenuta aveva contraffatto il suo marchio. Quest’ultima aveva infatti messo in commercio un vino contrassegnandolo con un segno distintivo avente un nome caratteristico. La società attrice ha chiesto, anche a titolo di concorrenza sleale, la condanna della fattoria al risarcimento del danno, la restituzione degli utili ed il ritiro del prodotto dal mercato. La convenuta ha per contro eccepito, da un lato, che il segno distintivo dalla medesima utilizzato era costituito da una parola d’uso comune avente carattere descrittivo, dall’altro, che non poteva sussistere alcun rischio di confusione tra i marchi. 

    Nel confermare la sentenza di rigetto della domanda attorea pronunciata dal Giudice di primo grado, la Corte di appello ha sostenuto che il marchio aveva un carattere debole, donde poteva essere accordata una minore tutela al titolare del segno distintivo.

    La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, eccependo in particolare la violazione e l’errata applicazione nel caso di specie dell’art. 20 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e dell’art. 9 del regolamento UE 2015/2424[1][2]Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, il riconoscimento del carattere forte al proprio marchio avrebbe dovuto condurre all’accertamento del rischio di confusione, tenuto conto del contenuto del segno distintivo (registrato come marchio denominativo) e di quello contraffattorio a prescindere dalle modalità d’uso, vale a dire indipendentemente dagli accostamenti distintivi collaterali che erano stati considerati decisivi dai Giudici di merito per escludere la confondibilità. La società istante ha inoltre eccepito che la questione aveva in ogni caso ad oggetto la contraffazione di un marchio europeo, donde era necessario verificare il rischio confusorio con riferimento ad ogni Stato UE.

    La decisione

    Nell’affrontare le questioni sollevate dalla ricorrente, la Cassazione ha innanzitutto ripreso i criteri che consentono di effettuare una distinzione tra marchio forte e marchio debole che è correlata a livello di collegamento logico tra il segno ed il bene.

    Il marchio deve infatti possedere la capacità distintiva che normalmente viene garantita attraverso un distacco concettuale tra il segno ed il prodotto od il servizio.

    Si parla quindi di marchio debole quando il collegamento logico è intenso (il segno è infatti costituito da un elemento avente un’evidente aderenza concettuale rispetto al prodotto o al servizio), mentre si avrà un marchio forte laddove la correlazione risulta essere sempre più evanescente (il segno è in questo caso costituito da elementi frutto di fantasia senza aderenze concettuali con i beni contraddistinti e quindi senza capacità descrittiva rispetto al tipo di prodotto contrassegnato).

    I Giudici di legittimità hanno evidenziato che il grado di tutela accordato al segno cambia, in termini di intensità, proprio in ragione della qualificazione del tipo di marchio.

    Per quanto concerne il marchio debole, la confondibilità deve ritenersi esclusa in presenza anche di lievi modificazioni o aggiunte, mentre per il marchio forte sono illegittime tutte le variazioni, anche se originali e rilevanti, che lascino sussistere l’identità sostanziale del nucleo ideologico espressivo del marchio costituita dall’idea fondamentale in cui si riassume caratterizzandolo in modo individualizzante.

    Fatta questa premessa, la Cassazione ha evidenziato che la società ricorrente aveva sostenuto che, in tema di marchi comunitari, la debolezza del segno distintivo in Italia non sarebbe stata rilevante per gli altri Stati UE.

    A prescindere dal fatto che il motivo di gravame è stato ritenuto inammissibile in quanto la ricorrente non aveva sottoposto la questione al contraddittorio nel corso del giudizio di merito, la Corte di legittimità ha rigettato questo profilo di doglianza alla luce di quanto evidenziato dalla giurisprudenza europea.

    È stato affermato che, in tema di marchi comunitari, la cui protezione è estesa a tutta l’Unione, la registrazione è esclusa anche se la causa di impedimento sussiste solo per una parte dell’Unione europea. Ne consegue che, qualora un segno fosse privo della capacità distintiva alla stregua di una soltanto delle lingue utilizzate negli Stati membri, ciò sarebbe sufficiente a renderlo inidoneo alla registrazione come marchio comunitario.

    La Cassazione ha osservato che si tratta di principi che vanno trasposti per la valutazione della debolezza del segno non privo di qualche capacità distintiva in uno Stato UE e del rischio di confusione tra il pubblico.

    La Cassazione ha pertanto respinto il ricorso.

    CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 39765/2021 >> SCARICA IL PDF


    [1] Per un approfondimento si rinvia a Cass. Civ., sez. I, 14.05.2020 n. 8942; Cass. Civ., sez. I, 11.04.2019 n. 10205; Cass. Civ., sez. I, 18.06.2018, n. 15927; Cass. Civ., sez. I, 19.04.2018, n. 9769; Cass. Civ., sez. I, 10.11.2015, n. 22953.

    [2] Tribunale CE 27 febbraio 2002, causa T- 219/00; Tribunale UE, sez. 7, 12 settembre 2012.


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